Holman

May 06, 2023

por Chris Holman

Conforme relatado nas postagens de Dennis e Jason, a Suprema Corte recentemente concedeu certiorari em Amgen v. Sanofi, marcando a primeira vez que a Corte considerou o requisito de habilitação da lei de patentes desde a promulgação da Lei de Patentes de 1952. As reivindicações em questão são dirigidas a um gênero de moléculas funcionalmente definidas possuindo utilidade terapêutica, isto é, anticorpos monoclonais definidos em termos de especificidade de ligação. Por uma questão de brevidade, referir-me-ei a reivindicações desse tipo como "reivindicações de gênero químico".

Alguns dias depois, em 7 de novembro, a Suprema Corte negou certiorari em Juno v. Kite, um caso que questionava a interpretação do Circuito Federal da exigência de descrição escrita. As reivindicações derrubadas por falta de descrição escrita adequada em Juno são notavelmente semelhantes às reivindicações que foram invalidadas sob o requisito de habilitação em Amgen, sendo direcionadas a ácidos nucleicos que codificam receptores quiméricos de células T (para uso em terapia de células T Car), compreendendo , inter alia, um "elemento de ligação" definido funcionalmente, como exemplificado por um fragmento variável de anticorpo de cadeia única (''scFv'').

O escopo concedido às reivindicações de gênero químico sob os requisitos de habilitação e descrição por escrito do 35 USC § 112(a) tem sido um tema quente recentemente (pelo menos em alguns setores). Os professores Lemley, Seymore e Karshtedt (é tão triste que ele não esteja mais conosco) publicaram um artigo em 2020 intitulado The Death of the Genus Claim, que afirma que "a lei mudou drasticamente nos últimos trinta anos, para o ponto onde é quase impossível manter uma reivindicação de gênero válida." A petição bem-sucedida da Amgen para o certiorari depende fortemente da Morte, e seus autores entraram com uma petição de amici curiae em apoio à petição da Amgen.

Embora a Morte claramente levante algumas preocupações válidas em relação aos desafios que os inventores enfrentam ao tentar garantir um escopo efetivo de patentes para invenções desse tipo, na minha opinião é um exagero dizer que as reivindicações de gênero químico estão "mortas". Respondi à Morte em um artigo de duas partes argumentando, por exemplo, que a jurisprudência identificada na Morte fornece escasso suporte para sua afirmação de que o padrão de conformidade com os requisitos de habilitação e descrição por escrito tornou-se significativamente mais rigoroso nos últimos anos. Christopher M. Holman, A reivindicação do gênero químico está realmente "morta" no circuito federal?: Parte II, 41 Relatório da lei de biotecnologia 58 (2022); Christopher M. Holman, A reivindicação do gênero químico está realmente "morta" no circuito federal?: Parte I, 41 Relatório de lei de biotecnologia 4 (2022).

Também aponto que reivindicações relativamente amplas de gênero químico continuam a sobreviver às contestações do § 112(a) nos tribunais distritais e no Circuito Federal. Veja, por exemplo, Ajinomoto Co. v. Int'l Trade Comm'n, 932 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2019); Bayer Healthcare LLC v. Baxalta Inc., 989 F.3d 964 (Fed. Cir. 2021); Plexxikon Inc. v. Novartis Pharmaceuticals Corp., Processo nº 17-cv-04405-HSG, Documento 565, 22 de julho de 2021 (ND Cal.).

Os requisitos de habilitação e descrição por escrito da Seção 112(a), às vezes chamados de "requisitos de divulgação adequados", constituem as principais limitações não baseadas na técnica anterior da lei de patentes dos EUA no escopo da reivindicação. Embora a Suprema Corte tenha indicado no passado que vê a doutrina de elegibilidade de patentes como desempenhando um papel importante na prevenção de reivindicações de patentes de "apropriar-se" amplamente de idéias abstratas e fenômenos naturais, mais recentemente as decisões de elegibilidade de patentes da Corte focaram na suficiência de "invenções conceito", em vez de reivindicar amplitude per se. Na ausência de tais limitações, sob um regime em que o escopo da reivindicação seria limitado apenas pelo estado da técnica, um inventor poderia potencialmente garantir reivindicações de patentes abrangendo grandes áreas de tecnologias ainda a serem inventadas.

Hipoteticamente, por exemplo, o inventor do primeiro método prático de comunicação à distância usando eletricidade, por exemplo, o telégrafo, poderia ter uma reivindicação de patente abrangendo todos os meios de comunicação à distância usando eletricidade, por exemplo, a internet. O inventor de uma lâmpada elétrica rudimentar e pouco funcional poderia, supondo que fosse a primeira lâmpada, potencialmente obter uma reivindicação de patente abrangendo todas as lâmpadas, incluindo lâmpadas muito superiores produzidas por inventores subsequentes. Embora eu tenha simplificado bastante os fatos, a essência desses exemplos foi objeto de decisões reais da Suprema Corte. O'Reilly v. Morse e Consol. Eléc. Light Co. v. McKeesport Light Co.. Não surpreendentemente, em ambos os casos, a Suprema Corte derrubou as reivindicações de patente como excessivamente amplas, invocando o que hoje chamaríamos de requisito de habilitação.